Zum Hintergrund: NanoString hatte bereits zuvor versucht, die Erlassung einer Verfügung in einem parallelen nationalen Verletzungsverfahren in Deutschland durch einen AS/EI-Antrag beim United States District Court for the District of Delaware zu verhindern/verzögern. Dem trat 10x Genomics durch den erfolgreichen Antrag auf eine AAS/EI beim Landgericht München I entgegen (AZ. 7 O 5416/23), welchem innerhalb von 24 Stunden stattgegeben wurde (BARDEHLE PAGENBERG ebnet mit Anti-Anti-Suit-Injunction Weg für erfolgreiches Verletzungsverfahren für 10x Genomics | BARDEHLE PAGENBERG). Diese AAS/EI wurde später durch Urteil vom 20. Juli 2023 bestätigt, nachdem NanoString gegen sie Widerspruch eingelegt hatte (BARDEHLE PAGENBERG erringt weiteren Sieg für 10x Genomics gegen NanoString | BARDEHLE PAGENBERG).

Bemerkenswerterweise hatte 10x Genomics NanoString eine Abmahnung geschickt, bevor sie sich in dieser Sache an das EPG gewandt hatten. NanoString hatte weder in ihrer Antwort, noch in den nachfolgenden Verhandlungen vor dem EPG, noch in der Verhandlung des deutschen AAS/EI-Verfahrens am Landgericht München I eine entsprechende Unterlassungserklärung abgegeben.

10x Genomics ist ein höchst innovatives US-amerikanisches Life-Sciences-Unternehmen, das Life-Science-Technologie zur Verwendung in der wissenschaftlichen Grundlagenforschung entwirft und herstellt. Im März 2022 erhob das Unternehmen beim Landgericht München I zwei Patentverletzungsklagen gegen NanoString, um die bahnbrechenden gewerblichen Schutzrechte zu schützen, die der unternehmenseigenen Xenium-Plattform zugrunde liegen. Die Xenium-Plattform von 10x ermöglicht Analysen von Genexpression in Gewebe und zeichnet sich durch für Wissenschaftler/-innen höchst relevante Merkmale aus.

Die deutsche Patentverletzungsklage gegen Nanostring beruht auf der mittelbaren Verletzung von Anspruch 1 des Europäischen Patents EP 2 794 928 B1, insbesondere beschränkt auf den Nachweis von RNA-Molekülen in Gewebe (das Patent). 10x Genomics erhielt eine ausschließliche Lizenz an diesem Patent. Am 17. Mai 2023 stellte das Gericht fest, dass NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH das Patent verletzen, indem sie ihre Produkte CosMx Spatial Molecular Imager und CosMx reagents zum Nachweis von RNA in Deutschland zum Verkauf anbieten und vertreiben (AZ. 7 O 2693/22 und 7 O 5812/22). Beide Verfügungen wurden gegen Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckt. NanoString Technologies Inc. und NanoString Technologies GmbH reichten Berufung ein, die derzeit anhängig ist.

Am 19. September 2023 erließ die MLK die erste einstweilige Verfügung aus dem ersten durchgesetzten Einheitspatent zugunsten von 10x Genomics gegen NanoString mit Wirkung in allen 17 Mitgliedstaaten des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) (Verfahrensnummer UPC CFI 2/2023; BARDEHLE PAGENBERG erringt für 10x Genomics Grundsatzsieg gegen NanoString vor dem EPG | BARDEHLE PAGENBERG). Das Streitpatent ist das Patent EP 4 108 782. Nach ausführlicher Vorberatung fand am 5. und 6. September, also etwa drei Monate nach Einreichung, eine zweitätige Inter-partes-Verhandlung statt. Dabei handelte es sich um die erste wesentliche Verhandlung am EPG. Die MLK verkündete die Entscheidung am 19. September 2023 und stellte den Parteien die schriftliche Begründung am 20. September 2023 zu. Sie entschied, dass NanoString das Patent verletzte, dass das Patent mit deutlich überwiegender Wahrscheinlichkeit Bestand hat und dass die Interessen von 10x Genomics an einstweiligen Maßnahmen über den Interessen von NanoString an der Fortführung des verletzenden Geschäfts im Hoheitsgebiet des EPG überwiegen. Die MLK wies viele andere Argumente seitens NanoString zurück und ordnete nicht an, dass 10x Genomics eine Durchsetzungssicherheit hinterlegen muss. Somit wurde die Verfügung am 20. September 2023 unmittelbar wirksam. Insbesondere war die MLK der Ansicht, dass NanoString Technologies Inc., NanoString Technologies Germany GmbH und NanoString Technologies Netherlands B.V. das Patent unmittelbar und mittelbar verletzen, indem sie ihre Produkte CosMx Spatial Molecular Imager und CosMx reagents zum Nachweis von RNA zum Verkauf anbieten und vertreiben. NanoString hat Berufung eingelegt, über die noch nicht entschieden ist. In der Zwischenzeit ist ein paralleles Hauptsacheverletzungsverfahren an der MLK anhängig.

Vertreter von 10x Genomics: BARDEHLE PAGENBERG (München)
Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Vertreter vor dem EPG, Partner)
Dr. Tobias Wuttke (Rechtsanwalt, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, Vertreter vor dem EPG, Partner)
Dr. Martin Drews (Rechtsanwalt, Vertreter vor dem EPG, Senior Associate)
Dr. Kerstin Galler (Rechtsanwältin, Vertreterin vor dem EPG, Senior Associate)
Monika Harten, LL.M. (Univ. Chicago) (Rechtsanwältin, Vertreterin vor dem EPG, Associate)

Vertreter von NanoString Technologies: Bird&Bird (Düsseldorf/München)
Oliver Jüngst, LL.M. (Rechtsanwalt)
Dr. Moritz Schroeder (Rechtsanwalt)

Münchner Lokalkammer
Vorsitzender Richter Dr. Matthias Zigann
Berichterstatter: Tobias Pichlmaier